Newsletter November 2017

Marken müssen benutzt werden - und zwar richtig!

Marken sind für mittelständische Unternehmen wichtig, um ihre Produkte wiederkennbar zu machen und sie von den Produkten der Wettbewerber zu unterscheiden. Um diese Wirkung, die sogenannte Kennzeichnungskraft, zu erhalten, müssen Markenverletzungen bekämpft werden. Der Markeninhaber wird dabei aber nicht selten vom Angreifer zum Verteidiger. Dies ist der Fall, wenn der abgemahnte Markenverletzer behauptet, die geltend gemachte Marke sei nicht rechtserhaltend benutzt. Dieser Einwand kann von dem Verletzer in der Regel dann erhoben werden, wenn die Marke länger als fünf Jahre eingetragen ist. In diesem Fall muss der Markeninhaber nachweisen, dass seine Marke entsprechend den gesetzlichen Anforderungen genutzt wurde. Wenn der Markeninhaber seine Marke zwischenzeitlich modernisiert oder sonst wie abgewandelt hat, kann die Prüfung zu dem Ergebnis führen, dass die Marke nicht rechtserhaltend benutzt wurde und daher zu löschen ist.

 Über einen solchen Fall hat soeben wieder der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. In diesem Fall war ein Unternehmen Inhaberin einer am 11.05.2010 eingetragenen Wortmarke „Dorzo“ für pharmazeutische Erzeugnisse. Aus dieser Marke hat sie Widerspruch gegen eine jüngere Marke mit dem Bestandteil „Dorzo“ eingelegt. Die Widerspruchsgegnerin verteidigte sich mit dem Nichtbenutzungseinwand. Die Markeninhaberin legte in der Auseinandersetzung Benutzungsunterlagen vor. Daraus ergab sich, dass die eingetragene Marke „Dorzo“ nur mit Zusätzen verwendet worden war, wie z. B. „Dorzo-Vision“, „DorzoComp-Vision“ und „DorzoComp-Vision sine“. Der Schriftzug war auf den Verpackungen jeweils in durchgehend blauer Farbe gehalten. Der BGH vertrat die Auffassung, dass die Marke „Dorzo“ dadurch nicht isoliert verwendet worden sei. Vielmehr sei das Wortzeichen „Dorzo“ durch textliche Zusätze ergänzt worden. Durch die räumliche Zusammenführung der einzelnen Bestandteile, durch den Bindestrich oder die Zusammenschreibung und durch das einhaltliche Schriftbild und die identische Farbgebung führe dies dazu, dass die Zusätze mit dem eigentlichen Zeichen erkennbar verbunden seien. In einem solchen Fall handele es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form. Der Widerspruch konnte nicht durchgesetzt werden. Die Marke „Dorzo“ war löschungsreif.

 TIPP: Marken müssen grundsätzlich so benutzt werden, wie sie eingetragen sind. Abweichungen sind nur sehr begrenzt zulässig. Bereits bei der Anmeldung sollte großer Wert auf die Übereinstimmung gelegt werden. Bei aus Marketinggründen erfolgten Änderungen muss überlegt werden, ob eine Neuanmeldung in Betracht kommt, oder ob eine ausreichende Nutzung sichergestellt ist. Eine pauschale Betrachtung verbietet sich. Es ist jeweils der Einzelfall zu prüfen.

Haben Sie einen Geheimnisschutzbeauftragten?

Während es für die meisten Unternehmen mittlerweile Pflicht geworden ist, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen (vgl. zu den Voraussetzungen § 4f Bundesdatenschutzgesetz und Art. 35 ff. Datenschutzgrundverordnung), ist es nicht vorgeschrieben, auch einen Mitarbeiter für den betrieblichen Geheimnisschutz zu bestellen. Gleichwohl könnte dies sinnvoll sein.

Der Geheimnisschutz wird in Kürze aufgrund einer EU-Richtlinie neu geregelt. Daraus ergeben sich für Unternehmen durchaus beachtliche Konsequenzen.

Wie bereits im letzten Newsletter angesprochen, sind geheime Information künftig nur noch geschützt, wenn zuvor angemessene technische oder vertragliche Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen wurden. Von einer stillschweigenden Geheimhaltungsabrede kann dann nicht mehr ausgegangen werden. Das bedeutet, dass Informationen, die z.B. an ein externes Konstruktionsbüro übergeben werden, mit der Übergabe nicht mehr vor der Weitergabe an unbekannte Dritte geschützt sind. Während bisher eine stillschweigende Geheimhaltungsabrede angenommen wurde, verlangt die Richtlinie nunmehr aktives Handeln, z.B. den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung.

Weiterhin ist nach dem neuen Recht das sogenannte Reverse Engineering grundsätzlich erlaubt. Jeder kann also redlich erworbene Produkte bis ins Kleinste analysieren und Geheimnisse ermitteln. Bisher war diese Vorgehensweise als unlauter angesehen worden, wenn der Analyseaufwand erheblich war. Zukünftig sollte in Verträgen mit Dienstleistern das Reverse Engineering ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus können Unternehmen  zukünftig haften, wenn sie unbewusst fremde Geschäftsgeheimnisse verletzen. Das kann leicht geschehen, wenn Mitarbeiter vom Wettbewerb übernommen werden oder wenn ungefragt neue Erfindungen von Externen eingereicht werden.

Die Richtlinie enthält auch Regelungen zu Whistleblowern und zu prozessualen Fragen. Da die Richtlinie bis zum 18.06.2018 in deutsches Recht umgesetzt werden soll, besteht durchaus Handlungsbedarf. Unternehmen, die sich bisher auf Geheimnisschutz anstatt auf Patentschutz verlassen haben, müssen umdenken. Welche Maßnahmen erscheinen sinnvoll?

1. Zunächst sollte festgelegt werden, wer im Unternehmen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zuständig ist. Dabei ist zu beachten, dass Geheimnisschutz eine Querschnittsaufgabe ist und z.B. die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Personal, IT und Vertrieb betrifft. Koordination und Schulungen sind erforderlich.

2. Im nächsten Schritt sollten potentiell relevante Geschäftsgeheimnisse identifiziert werden. Dazu gehören technische Informationen und auch kaufmännische Informationen (z.B. Kundendaten). Die Untersuchung kann entlang der Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum Vertrieb erfolgen. Dabei werden mit großer Wahrscheinlichkeit Lücken aufgedeckt werden.

3. Anschließend sollten die potentiell relevanten Geschäftsgeheimnisse bewertet und kategorisiert werden. Bei dem überwiegenden Teil genügen vermutlich einfache Maßnahmen, während bei einem geringeren Anteil (existentiell wichtige Informationen) entsprechend höhere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Empfehlenswert sind in der Regel drei Kategorien.

4. In einem letzten Schritt werden konkrete Sicherungsmaßnahmen für die so kategorisierten Geschäftsgeheimnisse  festgelegt. Vertragliche Gestaltungen mit Mitarbeitern und Dritten, IT- Sicherheit und Werksschutz sind typische aber sicher noch nicht alle Maßnahmenbereiche.

Ob für diese Maßnahmen ein Geheimnisschutzbeauftragter bestellt wird, hängt immer vom Einzelfall ab. Überschneidungen bestehen zu den Themen Datenschutz (Kundendaten sind personenbezogene Daten und gleichzeitig Geschäftsgeheimnisse) und Patentschutz/Wettbewerbsrecht (Patente müssen vor Anmeldung geheim gehalten werden/Erschleichen von Vorlagen ist wettbewerbswidrig). Eventuell können die entsprechenden Stellen vernetzt oder zusammengelegt werden.

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Gefährliche Unterlassungserklärung

Viele Unternehmen kennen das: In der Post ist eine Abmahnung mit der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Häufig machen Wettbewerber unlauteres Verhalten oder Verstöße gegen Marken, Patente oder Designs geltend. Im Vordergrund steht meistens die Forderung nach der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Denn nur dadurch kann eine einstweilige Verfügung oder Klage vermieden werden. Bislang wurde die Pflicht zur Unterlassung so verstanden, dass für das Unternehmen in der Zukunft die Pflicht besteht, die beanstandete Handlung nicht mehr vorzunehmen, sie eben zu unterlassen. Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) soll eine Pflicht zur Unterlassung aber auch die Pflicht zum Rückruf enthalten. In mehreren Entscheidungen aus den Jahren 2016 und 2017 hat der BGH den Umfang des Unterlassungsanspruchs ausgeweitet. Nach Auffassung des BGH soll eine Unterlassungspflicht über das bloße Unterlassen hinaus die Verpflichtung enthalten, mögliche und zumutbare Handlungen vorzunehmen, um einen Störungszustand, der bereits in der Vergangenheit durch die zu unterlassene Handlung entstanden ist, zu beseitigen. Bezieht sich das Verbot auf bestimmte Produkte, sind diese, soweit sie vor dem Verbot bereits an Abnehmer ausgeliefert wurden, grundsätzlich von diesem zurückzurufen. Diese neue Rechtsprechung ist sehr problematisch und wird auch entsprechend scharf kritisiert. Diese Rechtsprechung führt im Zweifel dazu, dass der Gläubiger einer herkömmlichen Unterlassungsverpflichtung auch die Rückholung von beispielsweise wettbewerbswidrig beschrifteten Artikeln verlangen kann. Die Rückholung der Ware vom Kunden ist nicht nur aufwändig und teuer, sondern auch geschäftsschädigend. Es ist möglich, die Unterlassungspflicht auf zukünftige Handlungen zu beschränken. Dadurch bringt man den Unterlassungsgläubiger jedoch möglicherweise erst auf die Idee, die Rückholung ausdrücklich zu verlangen. Es muss in jedem Einzelfall entschieden werden, welche Formulierung gewählt wird, um etwaige Rückholpflichten zu vermeiden. Eine Unterlassungserklärung sollte in jedem Einzelfall darauf hin geprüft werden.

Umsatzsteuer auf Abmahnungen

Nahezu alle mittelständischen Unternehmen sind mit Abmahnungen vertraut; sie versenden Abmahnungen an Wettbewerber oder erhalten Abmahnungen von diesen. In der nachfolgenden Auseinandersetzung geht es regelmäßig nicht nur um die Frage, ob die Abmahnung gerechtfertigt war, sondern auch darum wer die Kosten der Abmahnung zu tragen hat. Für die Abmahnung wird nämlich regelmäßig ein Anwalt eingeschaltet, der seinem Auftraggeber das Honorar in Rechnung stellt.

Es war jahrzehntelange Praxis, dass das abmahnende Unternehmen die Abmahnkosten in Höhe des Nettohonorars erstattet verlangen konnte. Die Mehrwertsteuer galt als nicht erstattungspflichtig.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urteil vom 21.12.2016 - XI R 27/14) hat dieser Praxis eine Absage erteilt. Nach Auffassung des BFH sind Zahlungen, die von dem Abgemahnten als Aufwendungsersatz an den Abmahnenden zu zahlen sind, umsatzsteuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines umsatzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen dem Unternehmer und dem von ihm abgemahnten Wettbewerber zu qualifizieren. Es sind also nunmehr die Bruttobeträge geltend zu machen.

Dies bedeutet für die Abgemahnten, dass sie nunmehr auch die in Ansatz gebrachte Umsatzsteuer zu erstatten haben. Die Abmahnenden haben die Pflicht, die Umsatzsteuer mit geltend zu machen. Gegenüber der Finanzverwaltung ist derjenige Unternehmer Steuerschuldner, der die Leistung erbringt oder erbringen lässt.

Diese Entscheidung des BFH wird heftig kritisiert und kann von Unternehmen und Anwälten, die häufig mit Abmahnungen zu tun haben, schwer nachvollzogen werden. Für die Zukunft bedeutet dies zunächst, dass das abmahnende Unternehmen dem abgemahnten Unternehmen eine Rechnung über die Anwaltskosten zuzüglich Mehrwertsteuer auszustellen hat. Wie die Finanzbehörden die neue Rechtsprechung im Hinblick auf frühere Abmahnungen sieht, bei denen die Anwaltskosten ohne Mehrwertsteuer erstattet wurden, ist noch unklar. Ebenso unklar ist, ob diese Rechtsprechung Bestand haben wird. Beim BFH ist ein weiteres Verfahren anhängig, welches sich mit derselben Frage beschäftigt. Allerdings geht es bei diesem Verfahren um urheberrechtliche Abmahnungen (während es bei dem ersten Verfahren um eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung geht). Wir werden die Entwicklung weiter beobachten und berichten.

Können deutsche Patente durch Handlungen im Ausland verletzt werden?

Grundsätzlich gilt, dass Benutzungshandlungen im patentfreien Ausland in Deutschland gültige Patente nicht verletzen. Von diesem Grundsatz gibt es allerdings Ausnahmen. Diese sind von Unternehmen zu beachten, die in Deutschland gültige Patente zwar beachten möchten, die betroffenen Produkte jedoch im Ausland weiter vertreiben möchten. Dies ist weiterhin relevant für Unternehmen, die in Deutschland Patente haben, die möglicherweise durch Handlungen von Wettbewerbern im Ausland verletzt werden.

So wurde schon das Ausstellen auf einer Messe im Inland zur Lieferung einer patentierten Vorrichtung ins Ausland oder das Verteilen eines fremdsprachigen Prospekts eines ausländischen Anbieters auf einer deutschen Messe als patentverletzend angesehen. Auch das im Inland erfolgte Lieferangebot einer im Inland nicht in patentverletzender Form herzustellenden Maschine mit der Maßgabe, die Maschine im Ausland in eine dem Patent entsprechende Form umzubauen, wurde als patentverletzend angesehen. Auch das Angebot im Ausland vorrätig gehaltener Ware im Inland mittels Bildern oder Zeichnungen und Modellen wurde als patentverletzend angesehen. Auch bei Internetwerbung auf ausländischen Websites ist eine Verletzung anzunehmen, wenn ein relevanter Inlandsbezug besteht (z. B. Angebot in deutscher Sprache). Auch die Lieferung einzelner, für sich genommen nicht patentverletzender Teile zur Zusammensetzung im Ausland, wo es dann zu einer Patentbenutzung kommt, wurde als patentverletzend angesehen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diesen Beispielen eine weitere Variante hinzugefügt. Wenn ein im Ausland ansässiger Lieferant eines in Deutschland patentgeschützten Gegenstands Dritte im Ausland beliefert und dabei Kenntnis davon hat, dass diese Dritten die Gegenstände wiederum nach Deutschland einführen oder in Deutschland anbieten, begeht er damit eine Patentverletzung.

Nach einer neuen Entscheidung des BGH haftet der im Ausland ansässige Lieferant eines in Deutschland patentgeschützten Erzeugnisses unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls, wenn er im Ausland ansässige Dritte beliefert und keine positive Kenntnis davon hat, dass diese Dritten die Produkte nach Deutschland liefern.

Selbst wenn der Lieferant nicht weiß, dass sein Kunde die Ware nach Deutschland liefert, kann der Lieferant haften. Dazu müssen allerdings konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das belieferte Unternehmen die Ware nach Deutschland liefert. Dies kann der Fall sein, wenn im deutschen Markt mehr Produkte auftauchen, als der Patentinhaber selbst dorthin geliefert hat. Die bloße Tätigkeit des Abnehmers auch auf dem deutschen Markt genügt allerdings nicht.

Liegen entsprechende Hinweise vor, muss der Lieferant seinen Abnehmer befragen und auf eine mögliche Patentverletzung hinweisen. Erhält er keine plaubsible Antwort, begeht er eine Patentverletzung, wenn er den Abnehmer weiterhin beliefert. Allein die Gefahr einer Begehung in Deutschland genügt allerdings nicht. Es muss eine Verletzungshandlung stattgefunden haben oder unmittelbar drohen.

Diese Vielfalt der möglichen Fälle fordert eine besondere Vorsicht bei Angebot und Vertrieb mit Auslandsbezug.